사실심 변론종결 이후 정정심결 확정… 재심사유 해당 안돼

사실심 변론종결 이후 정정심결 확정… 재심사유 해당 안돼: 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결; 2020.04.07 09:36 입력

정우성 변리사 jws@asiapat.com

<table align="left" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="사실심 변론종결 이후 정정심결 확정… 재심사유 해당 안돼" width="250" align="absmiddle" src="http://www.kpaanews.or.kr/PEG/15862192843140.jpg"></div></td></tr></tbody></table>"특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 것은 재심사유에 해당하지 않는다." 1. 사실관계     원고는 특허권자인 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원의 기각 심결에 대해 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원이 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 보아 심결을 취소하자, 피고는 대법원에 상고한 후 특허심판원에 이 사건 제1항 발명의 청구범위를 한정하는 내용의 정정심판을 청구하여 정정심결을 받아 확정되자 원심판결에 재심사유가 있다는 사정을 상고이유로 주장했다. 2. 판시사항     특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 것은 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 아니한다. 3. 판결요지   (1) 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다 45691 판결 등 참조). 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다.   (2) 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실 인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론 종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.   (3) 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리·판단의 대상이 된다. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 된다. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련이다. 결국 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다.   (4) 또한 특허법 제136조 제10항은 “특허 발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원 공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 이 규정은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.   (5) 민사소송법 제1조 제1항은 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 하여 민사소송의 이상을 공정·신속·경제에 두고 있는데, 그 중에서도 신속·경제의 이념을 실현하기 위해서는 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요가 있다. 이에 따라 원고는 청구의 기초가 바뀌지 않는 한도에서 변론을 종결할 때까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있지만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 허용되지 않는다(민사소송법 제262조 제1항, 대법원 2017. 5. 30. 선고 2017다211146 판결 등 참조). 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정 심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다. 4. 실무현장에서 생각하기   (1) 이번 전원합의체 판결로 여러 대법원 판결들이 변경되었습니다. 종전 다른 취지로 판결한 대법원 판결은 다음과 같습니다.    - 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결     - 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결     - 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결     - 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결     - 대법원2006. 2. 24. 선고2004후3133 판결   (2) 매우 기묘한 전원합의체 판결이 나왔습니다. 실무자들이 잘 알고 있는 것처럼, 정정심판은 정정청구와 함께 특허무효소송에서 특허권자가 적극적으로 취할 수 있는 무기입니다. 하지만 무효심판, 정정심판, 정정 무효심판 등이 계속돼서 분쟁이 종결되지 않고 반복되면서 다툼의 불씨가 계속 남아 있는 문제가 있었고, 종래 대법원 판례는 이런 불씨에 기름을 부어놓은 상황이었습니다. 이번 대법원판례는 심결취소소송 사실심 변론종결 후에 해당 특허에 대한 정정심결이 확정된 경우 다시 상고심 절차가 지연되는 종전 판례를 변경하였으므로, 이후 특허소송실무에서 잘 참고해야 할 판례입니다. 그러므로 실무자로서 다수의견뿐만 아니라 별개의견과 보충의견까지 포함해서 본 전원합의체 판례를 잘 독해할 필요가 있을 것 같습니다.   (3) 그러나 본 판례가 특허무효 분쟁에서 정정심판을 둘러싼 모든 실무적인 문제를 해결한 것은 아닌 듯합니다. 또 다른 상고이유가 있었는데, 이 사건 특허발명은 특허법원 사실심 절차에서 진보성이 부정되었으나 상고심에서 진보성이 인정되어 원심판결이 취소되었습니다. 즉, 상고심에서 특허는 무효가 아니라 유효한 권리로 선언된 것입니다. 특허권자 입장에서 결과적으로 굳이 정정심판을 청구해서 특허권리범위를 좁히고 말았습니다. 정정심결에 의해 이 사건 특허발명의 청구범위가 변경되었기 때문입니다. 그런데 이 사건과 달리 정정 전 특허가 무효가 되는 경우에는 어떻게 될까요? 또한, 상고심 파기환송절차에서 혹은 심결취소판결에 따른 심결절차에서 다시 절차가 계속되는 경우 확정된 정정심결이 어떻게 작용할까요? 실무자로서 그런 부분이 궁금합니다.

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