[해외지재판례] 상표권자 실제 의도 고려해 상표 보호범위 판단

[해외지재판례] 상표권자 실제 의도 고려해 상표 보호범위 판단: 상품/서비스 지정이 명확지 않을 경우 표장의 범위 좁게 해석; 2020.02.26 16:08 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<blockquote class=se2_quote1 style="_zoom:1;padding:0 8px; margin:0 0 30px 20px; margin-right:15px; border-left:2px solid #cccccc;color:#888888;">문언적 의미와 문법적 구성뿐만 아니라, 부당한 결과의 위험이 있을 경우에는 문맥 및 보호 범위에 관한 상표권자의 실제 의도에 비추어 가장 일관된 방식으로 지정 상품 및 서비스 목록의 문언을 해석해야 한다.</blockquote><table align="left" class="__se_tbl_ext" _id="news_image" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); border-image: none; margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;" border="0" cellspacing="0" cellpaddin="0"><tbody><tr><td><div style="margin: 8px;"><img alt="[해외지재판례] 상표권자 실제 의도 고려해 상표 보호범위 판단" width="196" align="absmiddle" src="http://www.kpaanews.or.kr/PEG/15827008755589.jpg"></div></td></tr></tbody></table>1. 사실 관계
(1) 얼라이언스사(Alliance Pharmaceuticals
Ltd)는 제5류(제약 제제 등) 등의 상품에 대해
유럽연합에 등록된 상표 ‘ALLIANCE’ 및
(이하 선행 상표)의 상표권자이다. 상품 설명에는 “Pharmaceutical
preparations but not including infants’
and invalids’ foods and chemical
preparations for pharmaceutical purposes”
라 기재하였다.
(2) 2011년 1월 17일 아시코프사(AxiCorp
GmbH)는 문자표장인 ‘AXICORP ALLICANC’E를
제5 류의 상품 및 서비스 등에 대하여 출원하였고, 이 표장은 2011년 4월 29일 공고되었다.
(3) 2012년 1월 30일 얼라이언스사는 위
선행 표장으로 인해 아시코프사의 상표는 등
록될 수 없다고 주장하며 이의 신청하였다. 유럽연합지식재산청(European Union
Intellectual Property Office, EUIPO)은 아시코프사의 요청에 따라 이의 근거 상품과 관
련하여 얼라이언스사가 선행 상표의 사용 증거를 제공하도록 하였다.
최종적으로 유럽연합지식재산청은 얼라이언스사는 ‘제약 목적의 화학 물질’에 대하여
만 사용 사실을 입증하였다며 이의를 기각하였다.
 2. 유럽연합지식재산청 항고부 판단
유럽연합지식재산청 항고부는 2018년 2월
7일 결정(이하 ‘대상 결정’)으로 이의부 심결
을 일부에 대하여만 취소하였다. 선행 EU 상표의 사용 사실과 관련하여 항고부는 상표 설명의 ‘제약 목적의 화학 제제 및 유아식 및 환자식’이라는 설명이 명확하지 않고 다른 해석의 가능성을 배제할 수는 없지만 상품과 서비스는 보호 범위를 단독으로 결정하기 위해 충분한 명확성과 정확성으로 등록부에 기재되어야 하며, 모호한 설명은 권리자에게 유리한
방식으로 해석될 수 없고 이의부는 제약 목적의 화학 제제를 배제한 것으로 설명을 엄격하
게 해석한 것이라고 판단하였다.
 3. 유럽연합사법재판소 일반 법원 판단
얼라이언스사는 ‘제약 목적의 화학 제제’가 ‘제약 제제’에서 제외된다는 좁은 해석에
대해 다투었다. 얼라이언스사는 설명의 좁은
해석 채택은 유럽연합지식재산청의 심사 지
침, 구체적으로 설명에서 ‘제외’를 표현하는
방법에 반한다는 점에서 잘못되었으며 채택
된 설명의 좁은 해석이 상업적 의미를 갖지 않는 설명을 초래한다는 점에서 잘못되었다고
주장하였다.
이에 대해 유럽연합지식재산청은 아래와
같이 주장하였다.
첫째, 심사 지침에서 발췌한 제외(exclusion)의 예시는 규칙을 제시한 것이 아니며, 보호하고자 하는 상품 및 서비스의 설명을 명확하고
정확하게 작성하는 것은 EU 상표 출원인의
책임이다.
둘째, 설명이 모호하며 다른 해석을 배제할
수는 없지만 이의부와 항고부가 설명을 해석한
방식이 불합리하거나 문법 규칙(grammatical
rules)에 위배되지 않는다.
셋째, 보호 정도는 등록부만을 기준으로 결정될 수 있어야 하고 상품이나 서비스의 지정이 명확성과 정확성이 부족한 경우 출원인은
상품 및 서비스의 목록을 명확하고 정확하게
작성해야 하는 의무를 위반해서는 안되므로
표장의 범위를 좁게 해석해야 한다.
(1) 우선 이 사건 법원은 유럽연합지식재산
청의 심사 지침은 유럽연합 법률 조항을 해석
할 목적으로 법적 행위를 구속하지 않고, 출원인이 인용한 유럽연합지식재산청 심사 지침이 '제약 목적의 화학 제제'가 보호범위에 포함되는 것으로 간주될 수 있도록 하기 위해 본
사안에서 사용된 설명의 형식(formulation)을 명시한 것은 아니라고 하였다. 또 이 사건
법원은 지정상품의 명확성 및 정확성은 준수되었음을 언급하였다.
(2)나아가 2012년 특허변호사협회(Chartered
Institute of Patent Attorneys) 사안(C-
307/10)에서 유럽사법재판소(Court of
Justice)의 상표에 부여된 보호 범위가 권한
당국이 채택한 해석 접근 방식에 의존하고 출원인의 실제 의도에 의존하지 않는 상황이 출원인 및 제3자인 경제 사업자 모두에 대하여
법적 확실성을 침해할 위험이 있다는 판단을
인용하고, 동 사안에서 항고부가 채택한 접근
방식이 정확하고 선행 EU 상표 등록이 ‘제약적 화학 제제 용도’를 제외한 제약 상품, 즉 화학적 물질 혹은 합성 요소를 포함하지 않는
‘천연’제제 등을 포괄하는 경우, 이러한 등록은 출원인이 고려하지 않았고 해당 표장의 설명에서 명시적으로 언급되지 않은 상품에만
적용되게 되어 예측 가능성 및 법적 확실성 요구 사항과 호환되지 않는다고 판단하였다.
이어서 표장의 설명에 대한 문언 해석이 선호되어야 하는 것이 사실이지만, 그 원칙은 두
문언 해석이 똑같이 가능한 경우에는 그다지
소용이 없고, 그러한 상황에서 EU 법률 문서에 대한 여러가지 가능한 해석 중 선호되어야
하는 해석은 부당한 결과(absurd result)를 초래하지 않는 해석이라 하였다.
예측 가능성과 법적 확실성의 핵심 원칙을
반영하기 때문에 EU 법률 조항의 해석은 텍
스트에 가장 먼저 기반을 둔다는 것은 사실이지만 텍스트가 모호하거나 문언적 의미가 이해할 수 없는 결과를 초래할 경우, 그 규정과
해당 규정이 적용되는 일자에 그 목적 및 발전 상태와 관련하여 그 의미는 문맥에 두고
EU 법률 전체에 비추어 해석한 후 재평가할
수 있고, 이의부 및 항고부는 상표의 보호 범위를 확인하고 진정한 사용 문제를 해결하기
위해 선행 EU 상표가 등록되고 진정한 사용의 증명이 요청된 상품 및 서비스 목록을 해석해야 하지만, 문언적 의미와 문법적 구성뿐만 아니라 부당한 결과의 위험이 있을 경우
문맥 및 보호 범위에 관한 상표권자의 실제
의도에 비추어 가장 일관된 방식으로 지정 상품 및 서비스 목록의 문언을 해석해야 한다고
보았다.
따라서 이 사건 법원은 Regulation 2017 /
1001 Article 47 (2)의 문맥상 그리고 선행 EU
상표의 보호 범위를 결정하고 진정한 사용의
증거를 평가하는 맥락에서, 두 가지 문자 해석이 가능하고, 이 중 하나가 상표 보호 범위와
관련하여 부당한 결과를 초래하는 경우에는
항고부는 해당 설명의 가장 타당하고 예측 가능한 해석을 선택하여 어려움을 해결해야
하고, 상표 보호를 구하지 않는 상품을 제외한 모든 상품을 배제시키는 효과가 있는 설명의 해석을 채택하는 것은 부당하다고 언급하였다.
(3) 전술한 고려 사항에 비추어, 이 사건 법원은 항고부는 ‘제약 목적의 화학 제제’는 제
외되었으며, 이에 따라 선행 EU 상표는 ‘제약
목적의 화학 제제용’ 상품을 제외한 제약 상품에 적용됨을 의미하는 것으로 해석되어야
한다고 판단함으로써 해당 설명을 잘못 해석
하였고, 이 설명은 실제로 ‘제약 제제’와 ‘제약 목적의 화학 제제’, 즉 제약 목적으로, 자체적으로 최종 제약 제제를 형성하기 위해 합성
될 수 있는 순수한 합성 화학 전구체를 포함하는 것으로 해석될 수 있었다는 결론을 제시하였다. 따라서 이 사건 법원은 Regulation
2017/1001 Article 47(2)의 위반에 해당하고
대상 결정은 항고부가 Regulation 2017/1001
의 Article 8(1)(b) 및 (5)에 규정된 이의 사유로
인하여 회부된 항고를 기각하는 한 파기하여야 한다고 판단하였다.
 4. 시사점
대상 판결은 지정 상품에 관한 설명의 해석
기준에 관한 것이다. 동 사안에서 ‘상품 A’를
지정상품으로 하고 ‘B 및 C를 제외한 A’라는
문구로 위 상품 A가 설명된 경우, 이러한 상품이 C만을 제외하는 것인지 B까지 제외하는
것으로 해석되는지 여부가 문제되었다.
대상 판결은 원칙적으로는 문언 해석을 기초로 하지만 상표 보호 범위와 관련하여 해당 설명의가장 타당하고 예측가능한 해석이 선호되어야 하고 그 해석이 부당한 결과를 초래하는
경우에는 보호범위에 관한 상표권자의 실제의도 및 추가적인 문맥에 비추어 지정상품 및 서비스 목록의 문언을 해석해야 한다는 것이다.
최근 Sky v Skykick 사안(C-371/18)에서
유럽사법재판소 딴체프(Tanchev) 법무관은
설명이 명확성과 정확성이 결여된 경우 상표를 무효로 할 수 있는지 여부가 문제된 사안에서 명확성 및 정확성의 결여는 무효 사유는 아니지만 등록에 부여될 보호범위를 평가할 때
명확성 및 정확성의 부족이 고려될 수 있다는
의견을 제시하였다. 이에 의하면 지정상품의
명확성 및 정확성의 결여는 출원인의 의도와
달리 불리하게 해석될 수 있다. 그러나 동 사안에서 대상판결은 지정상품이 명확성 및 정확성을 준수한다고 언급한 점을 우선 고려하여야 한다. 이 경우 보호범위 해석시에 출원인의 실제 의도를 고려하여 지정상품에 관련된 설명이 상표권자에 불이익이 되게 해석되지 않아야 한다는 것이다.
또 대상 판결은 출원인이 심사 지침에 제시
된 문법적 기재에 따랐다고 한 데 대해 유럽연합지식재산청 심사 지침은 본 사안에서 사용된
설명의 형식을 명시한 것이 아니라고 언급하였다. 모호성에 관한 논란을 피하기 위해서는 심사 지침에서 제시된 형식에서 나아가 해당 설명이 끝나는 부분에 세미 콜론을 활용하는 방법을 사용할 수 있다. 이를 활용하지 않고 다양한 해석이 가능하게 작성된 경우에는 지정상품에 대한 하나의 해석만이 실제 의도와 일치함을 입증해야 하는 상황이 발생할 수 있다.

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