발명의 효과와 진보성(1)

발명의 효과와 진보성(1): 2024.05.08 13:52 입력

대한변리사회 kpaa@kpaa.or.kr

<table class="__se_tbl_ext" _id="news_image" border="0" cellpaddin="0" cellspacing="0" align="left" style="border: 1px solid rgb(210, 210, 210); margin-right: 12px; margin-bottom: 15px;"><tbody><tr><td><div style="margin:8px"><img alt="발명의 효과와 진보성(1)" src="http://www.kpaanews.or.kr/PEG/17151431629562.jpg" width="250" align="absmiddle"></div></td></tr></tbody></table>연재를 시작하며  발명이 진보성을 인정받으려면 거의 대부분 현저한 효과를 가져야 한다. 현저한 효과인지 여부를 판단하는 기준은 무엇일까? 흥미로운 주제이지만 기준을 정하기 쉽지 않아 보인다. 이 주제 외에도 발명의 효과와 진보성과 관련된 여러가지 흥미로운 주제들이 있는 것 같다. 예를 들어 발명의 효과가 우수하지 않은데도 구성의 곤란성이 있다는 이유로 진보성을 인정받은 사례는 얼마나 될까? 발명이 효과가 매우 우수한데도 구성이 자명하다는 이유로 진보성이 부정된 사례도 있을까? 수치한정발명의 임계효과 입증을 위해서는 수치범위 상하단에서 안팎으로 어느 정도 떨어진 지점에서의 효과를 비교해야 하는 것일까? 발명의 상승효과는 어떻게 계산되는 것일까? 진보성을 인정받기 위한 효과의 추가 입증은 최초 명세서로부터 유추가능한 효과의 범위내에서만 가능한데 그렇다면 최초 명세서로부터 유추가능한 효과인지 여부를 어떻게 판단할까? 등등이다.   <o:p></o:p> 위와 같은 궁금증들이 떠오르자 “발명의 효과와 진보성”이라는 제목으로 위 주제들에 대한 글을 연재해 보면 어떨까 하는 생각이 들었다. 그러나 다른 한편으로는 위 주제들에 대한 필자의 글에 상식적인 내용이 많아 “특허 실무자들에게 너무 밋밋한 글이 되면 어떻게 하지”라는 걱정도 되었다. 그렇지만 진보성은 특허사건에서 가장 흔하면서도 가장 중요한 쟁점이고 <a name="_Hlk155796460">또한 발명의 효과는 진보성 판단의 결론을 좌우하는 핵심 요소이기 때문에</a> 특허 실무자들이 관심을 가질 수 있는 위 주제들에 대한 내용을 한번 정리해 보는 것도 나름 의미가 있을 수 있겠다는 생각이 들어 연재를 시작하게 되었다.   <o:p></o:p>발명의 효과가 진보성을 인정받을 수 있을 정도의 “현저한 효과”인지 여부 판단 기준   <o:p></o:p> 발명의 효과가 우수하지 않아도 구성의 곤란성이 있다는 이유로 진보성이 인정되는 경우가 있기는 하다.1) 그러나 이러한 경우는 드물고 발명이 진보성을 인정받으려면 거의 대부분 우수한 효과를 갖고 있어야 한다. 그런데 “발명이 어느 정도 개선된 효과를 갖고 있기는 하나 현저하지는 않아 진보성이 부정된다”는 취지를 판시한 대법원 판례를2) 감안하면 발명이 선행기술보다 효과가 더 우수하다고 해서 항상 진보성이 인정되는 것은 아닌 것 같다. 대법원이 이렇게 보는 이유는 특허권은 기술발전에 기여한 자에게 부여하는 독점배타권인데 기술발전에 기여한 정도가 미미한 발명에 대해 특허를 부여하면 특허권에 의해 제3자의 기술 실시가 제한됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반한다고 보기 때문인 것 같다.   <o:p></o:p> 그렇다면 발명이 진보성을 인정받을 수 있는 “현저한 효과”인지 여부를 판단하는 기준은 무엇일까? 일단 발명과 선행기술의 효과 차이의 절대값이 발명의 진보성을 인정할 수 있는 현저한 효과의 판단기준이 될 수는 없는 것 같다. 효과 차이의 절대값이 커도 산업발전에 기여하는 정도가 미미하여 진보성을 인정할 수 없는 경우가 있는 반면 효과 차이의 절대값이 작아도 산업발전에 크게 기여해서 진보성을 인정할 수 있는 경우가 있을 수 있기 때문이다. 발명이 진보성을 인정받을 수 있는 현저한 효과를 갖고 있는지 여부를 판단하는 필수 기준은 효과 차이의 크고작음이 아니라 그 효과 차이가 통상의 기술자의 예상을 뛰어넘는 것인지와 산업발전에 기여하여 공공의 이익을 증진시키는 것인지 여부라고 할 수 있다. 효과 차이의 크기가 통상의 기술자의 예상을 뛰어넘는 것이기 위해서는 효과 차이의 절대값이 크다는 것만으로 충분하지 않은 이유는 효과의 현저성은 선행발명으로부터 예측할 수 있는 최상의 효과의 개념이 아니라 통상의 기술자의 상식의 한계를 초월하는 예측 불가능성을 의미하기 때문이다. 그렇기 때문에 발명이 진보성을 인정받을 수 있는 선행발명과의 효과 차이는 양적 증가 과정에서 선행발명으로부터 비연속적인 변화를 가져오는 단속적인 것이어야 한다. 효과의 퀀텀 점프(Quantum Jump)가 있어야 한다는 얘기다.   <o:p></o:p> 효과 차이의 절대값이 크다는 것만으로 진보성을 인정해서는 안 되는 이유를 구체적인 예로 설명하고 있는 다음과 같은 견해가 있다. 예를 들어 선행발명의 의약은 100명 중 10명에서 치료효과를 나타내었고 출원발명은 100명 중 20명에게 효과를 나타내는 경우 이 발명은 선행발명에 비해 100%의 효과 상승을 이루었다고 할 수 있지만 이 정도의 효과 차이는 환자 치료에서 큰 의미가 있는 유용성이 있다고 보기 어려우므로 효과 차이가 크다는 이유만으로 진보성을 긍정할 정도의 효과라고 얘기하기 어렵다는 것이다.3) 반면에 발명이 선행발명과의 효과 차이가 수치적으로 크지 않더라도 그 기술분야를 잘 아는 통상의 기술자 입장에서는 큰 의미가 있는 효과일 수 있음을 구체적인 예로 설명하고 있는 견해도 있다. 예를 들어 선행발명의 효과 3을 3.2로 개선한 경우 사소하다고 생각할 수도 있지만 해당 기술분야에서는 효과가 3.1을 초과하면 특정 용도에서 획기적인 의미를 갖는 경우가 있을 수 있는데 이 경우 통상의 기술자 입장에서는 0.2의 개선은 예상을 뛰어넘는 획기적인 개선이라고 생각할 수 있다는 것이다.4)   <o:p></o:p> 특허법원은 발명이 진보성을 인정받을 수 있는 현저한 효과의 판단기준에 대해 아래와 같이 정리하여 판시하고 있다.5)   <o:p></o:p> “구체적인 발명의 효과에 있어서 어느 정도의 양적 차이가 있어야 선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 정도의 ‘현저성’에 해당하는지는 발명의 목적에 비추어 필요한 효과의 종류와 정도를 중심으로 판단하여야 하고, 특히 발명의 목적에 비추어 새로운 기술적 과제를 해결할 수 있는 정도인지는 중요한 기준이 될 수 있다. 이는 1~2%의 차이만으로도 선행발명이 해결하지 못한 기술적 과제를 해결할 수 있는가 하면, 100~200%의 차이로도 새로운 기술적 과제를 해결하지 못하는 효과도 있기 때문에, 발명의 목적을 떠나서 양 발명의 효과 차이의 객관적인 수치는 의미가 없기 때문이다. 따라서 발명의 목적에 비추어 필요한 효과에 필요하고도 충분한 효과의 양적 범위가 있는 경우, 위 범위를 벗어나는 부분은 아무리 효과가 크다 하더라도 그 발명에 있어서는 가치가 거의 없을 것이어서, 이미 선행발명의 효과가 발명의 목적에 비추어 필요하고도 충분한 효과를 갖춘 경우에는 발명의 효과가 아무리 크다 하더라도 진보성 판단에 필요한 효과의 현저성을 인정할 수 없다.” 각주>---------------------------------1) 특허법원 2001.5.25. 선고 2000허4879 판결<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6378"></div>2) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738 판결<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7847"></div>3) 진보성 판단을 위한 합리적인 기준의 모색(신혜은, 특허법의 진보성, 533~534면, 박영사, 2014)<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="7919"></div>4) 화학 분야에서 자명성(미국)/진보성(일본) 거절 이유 통지에 대한 대응의 차이(일본 변리사회 발행 월간 파텐토(パテント), 2022.12)<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6623"></div>5) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303 판결<div _id="hwpEditorBoardContent" class="hwp_editor_board_content" data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="6343"></div>

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